Registro de Marca en Canadá 

 
Abogados - Canadá
 
Bienvenido:

Mi nombre es Claudette Dagenais y soy el Abogado representante en Canadá.

Me encargaré en forma personal del proceso de registro de su marca.
 
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Su registro de marca se procesará en Canadá a través de los siguientes pasos:

 

 
Estudio de Factibilidad de Registro   Paso 1. Estudio de Factibilidad de Registro:
El Estudio incluye una búsqueda de marcas similares, además del análisis y recomendación de un abogado sobre las posibilidades de registro.
Paso 1 Precios
 

 
Solicitud de Registro de Marca   Paso 2. Solicitud de Registro de Marca:
Un abogado presentará y tramitará el registro de su marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá.
Paso 2 Precios
 

Preguntas Frecuentes
  • ¿Qué cambios se aplicaron para el registro de marcas en Canadá en Junio 2019?

    El 17 de junio de 2019 se implementaron importantes cambios al marco regulatorio del registro de marcas en Canadá, que modernizaron y simplificaron los procesos, y permitieron el acceso a tres tratados internacionales: el Acuerdo de Niza, el Protocolo de Madrid y el Tratado de Singapur.

    La modernización del proceso de registro de marca trajo importantes beneficios, donde destacan:

    • La reducción del costo del registro de marca, dada la eliminación de las tasas finales de registro (CIPO, 2019), para las solicitudes de hasta 2 clases.
    • El uso de la “Clasificación de Niza”, que categoriza los productos y servicios a proteger en 45 clases. Este sistema armonizado de clasificación facilita la búsqueda y comparación de marcas a nivel nacional e internacional. Los costos oficiales para solicitar y renovar marcas en Canadá actualmente se definen según el número de clases solicitadas.
    • La posibilidad de solicitar el registro de la marca canadiense en todos los países miembros del Sistema de Madrid, a través de una sola solicitud internacional.
    • La simplificación y estandarización de los procedimientos de registro de marcas según el Tratado de Singapur que, entre otros aspectos, reduce los requerimientos para presentar solicitudes. Por ejemplo, ya no se requiere entregar información del uso de la marca para obtener el registro.
    • La ampliación del concepto de marca, permitiendo el registro de marcas “no tradicionales”, tales como, olores, sabores y texturas.

    Otro cambio relevante que se debe considerar es la reducción del período de registro y renovación de marcas. Con los cambios que se implementaron el 17 de junio del 2019, la validez de las marcas disminuyó de 15 a 10 años, para las marcas que se registren o renueven después de esta fecha.

  • ¿Cuántas solicitudes debería presentar?

    La respuesta depende de las características de su marca, su presupuesto, y el alcance de protección que quiere obtener en Canadá.

    Si su marca contiene elementos verbales (texto) y elementos de diseño (gráficos o logo), y ambos son distintivos y se quieren proteger, nuestra recomendación es presentar dos solicitudes de marca; una para proteger solamente los elementos verbales (la solicitud será presentada como “Marca Denominativa”) y otra para proteger solamente los elementos de diseño (la solicitud será presentada como “Marca Mixta”).

    En este caso, presentar dos solicitudes de marca tiene las siguientes ventajas:

    1. Protección más amplia y fuerte. Si un tercero solicita una “Marca Mixta” con texto similar a la suya, pero con otro diseño, y usted solicita una “Marca Mixta” en vez de “Marca Denominativa”, la “Marca Mixta” del tercero podrá ser aceptada para registro dado que en su totalidad es distinta a la suya.
    2. Estará protegido en caso de que su logo evolucione. Es común que empresas cambien su logo en el tiempo, por lo tanto si solicita una “Marca Mixta” y no una “Marca Denominativa”, su nuevo logo no estará protegido. Deberá usar su marca tal como está registrada, de lo contrario, su marca puede estar expuesta a ser cancelada.
    3. Protección efectiva verbal y gráfica. La solicitud de “Marca Denominativa” entrega mayor flexibilidad para poder usar la marca de distintas formas, ya sea con texto estilizado o con distintos diseños (mientras no sea muy similar a una marca de tercero ya registrada). Al mismo tiempo, la solicitud de “Marca Mixta” permite la protección de los elementos de diseño de su marca.

    Si su marca además contiene un eslogan o un símbolo distintivo, sugerimos que presente una solicitud específica para cada una para otorgar protección adicional.

  • ¿Existe un plazo para la aprobación del registro de marca?

    El tiempo promedio que toma la aprobación del registro es de 17 meses, si no surgen objeciones ni oposiciones.

     

  • Si registro mi marca en Canadá, ¿estoy protegido en otros territorios?

    No, solamente tendrá protección en Canadá.

  • ¿Es necesario firmar un poder de representación?

    Sí, se requiere un poder de representación simple escaneado.

  • ¿Hay algún beneficio por el uso de la marca previo a la presentación?

    Sí, hay beneficios:

    • Demostrar la distinción de otras marcas;
    • Evitar la oposición a su marca por motivos de falta de carácter descriptivo y diferenciación;
    • Obtener derechos del Derecho consuetudinario, en virtud de la reputación que se puede aplicar a cualquier lugar donde se sepa que la marca está en uso.
  • ¿Tendré algún inconveniente en caso de no usar mi marca luego de registrarla?

    Sí, terceros pueden presentar una acción de cancelación si su marca no está en uso.

  • ¿Qué tipos de marcas se pueden registrar en Canadá?

    Puede registrar palabras, dispositivos, nombres, formas tridimensionales, sonidos, movimientos, hologramas, y apariencia de productos. Los colores sólo se pueden registrar si se aplican a formas específicas.

  • ¿Cuáles son las fases de la solicitud después de haber presentado la marca en Canadá?

    La solicitud pasará por las siguientes fases: Publicación, Examen, Oposición y Registro.

    • Publicación - Los datos de la solicitud se ponen a disposición del público en línea. Estos datos incluyen el nombre y dirección del solicitante, la marca real, la fecha y el número de la solicitud, la reivindicación de prioridad, los bienes y servicios, la fecha de primer uso y la representación de la marca.
    • Examen - Las autoridades examinarán el cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante. Se inspeccionará la marca también respecto a su claridad, su carácter descriptivo, su diferenciación, el carácter engañoso, la contradicción con solicitudes anteriores, y otros criterios que sean pertinentes.
    • Oposición - Terceros pueden oponerse a la solicitud basándose en la violación de derechos de actor y de propiedad, marca descriptiva, mala fe, etc.
  • ¿Qué tipo de marcas no se pueden registrar?

    No se puede registrar:

    • Ningún nombre genérico;
    • Símbolos que atenten contra las normas morales de Canadá;
    • Símbolos que puedan amenazar el orden público;
    • Nombres de cualquier organización internacional;
    • Banderas de estados o símbolos de naciones y regiones;
    • Apellidos;
    • Marcas no identificables;
    • Nombres geográficos;
    • Nombres engañosos que puedan indicar una conexión con una persona viva;
    • Retratos de una persona que haya muerto en los últimos 30 años;
    • Firmas de una persona que haya muerto en los últimos 30 años;
    • Marcas asociadas con una variedad de planta (Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales);
    • Marcas que pueden confundirse por su aspecto similar a cualquier marca publicada en el Diario canadiense de marcas.
  • ¿Canadá utiliza el sistema de Clasificación de Niza?

    Sí, Canadá utiliza el sistema de Clasificación de Niza, de forma obligatoria desde el 17 de junio de 2019.

     

  • ¿Hay alguna posibilidad de reivindicar el derecho de prioridad en Canadá?

    Sí, si el país de origen del solicitante es miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París, será posible reivindicar la fecha de presentación.

  • ¿Qué debo hacer para cumplir con el requisito de uso?

    Para mantener el registro de su marca, debe utilizarla dentro de los 3 años luego del registro. El uso mínimo es aceptable y su uso debe hacerse dentro de la jurisdicción. También puede justificar la falta de uso basada en las restricciones a la importación de mercancías.

  • ¿Es legal utilizar mi marca incluso si aún no está registrada?

    Sí, es legal utilizar una marca no registrada para bienes y servicios.


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