Registro de Marca en Estados Unidos 

 
Abogados - Estados Unidos
 
Bienvenido:

Mi nombre es Jeff Furr y soy el Abogado representante en Estados Unidos.

Me encargaré en forma personal del proceso de registro de su marca.
 
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Un abogado especialista en marcas procesará el registro de su marca en Estados Unidos a través de los siguientes pasos:

 

 
Estudio de Factibilidad de Registro   Paso 1. Estudio de Factibilidad de Registro:
El Estudio incluye una búsqueda de marcas similares, además del análisis y recomendación de un abogado sobre las posibilidades de registro.
Paso 1 Precios
 

 
Solicitud de Registro de Marca   Paso 2. Solicitud de Registro de Marca:
Un abogado presentará y tramitará el registro de su marca ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos.
Paso 2 Precios
 

Preguntas Frecuentes
  • ¿Qué es la Base de Presentación?

    Al solicitar una marca en Estados Unidos, se debe seleccionar la “Base de Presentación”. Puede seleccionar de las siguientes cuatro opciones:

    1. En base a “Uso en el Comercio”

    Si su marca actualmente se está usando en Estados Unidos, solicitaremos su marca en base a “Uso en el Comercio”.

    En este caso, se deberá indicar la fecha de primer uso en Estados Unidos junto con pruebas de uso. Las pruebas de uso pueden ser: páginas del sitio web, publicidad, o un folleto o panfleto, que describe el producto/servicio y muestra la marca. Etiquetas o el empaquetado del producto también son aceptadas como pruebas de uso.

    2. En base a “Intención de Uso”

    Si su marca actualmente no se está usando en Estados Unidos, podemos presentar su marca en base a “Intención de Uso”. En este caso, su solicitud se procesará de forma normal, sin embargo una vez que sea aceptada para el registro (aproximadamente 10 meses después de la fecha de solicitud), se deberá demostrar el uso de la marca. Para demostrar el uso, presentamos la “Declaración de Uso”, donde se presentan las pruebas de uso a la Oficina de Marcas. Esto se considerará un servicio separado.

    Nota: si no puede entregar prueba de uso antes de la fecha límite, se puede solicitar una extensión cada 6 años (hasta 3 años desde la fecha de notificación de aceptación).

    3. En base a un “Registro Extranjero”

    Si su marca se encuentra registrada en otro país, podemos presentar la marca en base a un “Registro Extranjero”. En este caso, no se requiere presentar pruebas de uso para poder obtener el registro. Para este tipo de solicitud se requiere una copia escaneada del certificado de registro de la marca extranjera, junto con la traducción firmada por el traductor.

    4. En base a una “Solicitud Extranjera”

    Si su marca ha sido solicitada en otro país dentro de los últimos 6 meses, podemos presentar la marca en base a una “Solicitud Extranjera”. En este caso, se deberá presentar información adicional una vez que se acepte su marca. Se deberá entregar el certificado de registro de la marca extranjera o pruebas de uso de la marca en Estados Unidos.

    Para todos los casos, se requiere presentar una Declaración de Uso entre los 5 y 6 años desde la fecha de registro.

  • ¿Existe un plazo para la aprobación del registro de marca?

    El tiempo promedio que toma la aprobación del registro es de 10 meses, si no surgen objeciones ni oposiciones.

     

  • ¿Es necesario utilizar mi marca antes de solicitar su registro?

    Se requiere que se esté utilizando la marca realmente o que se tenga la intención de utilizarla en el futuro. Cuando se acepta su marca para el registro, la Oficina de Marcas solicitará que se proporcione una prueba del uso de la misma. En ese momento usted deberá estar utilizando su marca para obtener el registro. 

  • ¿Necesito un poder de representación?

    No, no necesita un poder para solicitar su marca en Estados Unidos. 

  • ¿Cuántas solicitudes debería presentar?

    La respuesta depende de las características de su marca, su presupuesto, y el alcance de protección que quiere obtener en Estados Unidos.

    Si su marca contiene elementos verbales (texto) y elementos de diseño (gráficos o logo), y ambos son distintivos y se quieren proteger, nuestra recomendación es presentar dos solicitudes de marca; una para proteger solamente los elementos verbales (la solicitud será presentada como “Marca Denominativa”) y otra para proteger solamente los elementos de diseño (la solicitud será presentada como “Marca Mixta”).

    En este caso, presentar dos solicitudes de marca tiene las siguientes ventajas:

    1. Protección más amplia y fuerte. Si un tercero solicita una “Marca Mixta” con texto similar a la suya, pero con otro diseño, y usted solicita una “Marca Mixta” en vez de “Marca Denominativa”, la “Marca Mixta” del tercero podrá ser aceptada para registro dado que en su totalidad es distinta a la suya.
    2. Estará protegido en caso de que su logo evolucione. Es común que empresas cambien su logo en el tiempo, por lo tanto si solicita una “Marca Mixta” y no una “Marca Denominativa”, su nuevo logo no estará protegido. Deberá usar su marca tal como está registrada, de lo contrario, su marca puede estar expuesta a ser cancelada.
    3. Protección efectiva verbal y gráfica. La solicitud de “Marca Denominativa” entrega mayor flexibilidad para poder usar la marca de distintas formas, ya sea con texto estilizado o con distintos diseños (mientras no sea muy similar a una marca de tercero ya registrada). Al mismo tiempo, la solicitud de “Marca Mixta” permite la protección de los elementos de diseño de su marca.

    Si su marca además contiene un eslogan o un símbolo distintivo, sugerimos que presente una solicitud específica para cada una para otorgar protección adicional.

  • ¿Qué tipos de marcas se pueden registrar en Estados Unidos?

    Se pueden registrar los símbolos que ayuden a los consumidores a distinguir un producto o servicio de otros y las marcas que se puedan reproducir gráficamente. Por ejemplo: 

    • Palabras
    • Nombres
    • Colores
    • Gustos
    • Sonidos
    • Dispositivos
    • Eslóganes
    • Aromas
    • Apariencias de productos
    • Formas tridimensionales
  • ¿Hay algún beneficio por el uso de la marca previo a la presentación?

    Sí. Algunos de los beneficios por el uso antes de la presentación son los siguientes:

    • Obtener los derechos del derecho consuetudinario.
    • Establecer la fecha como primer usuario de la marca
    • Demostrar la distinguibilidad de la marca
    • Evitar oposiciones por falta de distinguibilidad
  • ¿Existen derechos establecidos por tener una marca registrada?

    Sí. Al registrar una marca en Estados Unidos, se adquieren los siguientes derechos: 

    • Uso exclusivo de la marca
    • Derecho a demandar a terceros por infracción contra la marca
    • Derecho a solicitar la confiscación de bienes falsificados

     

  • Si registro mi marca en Estados Unidos, ¿estoy protegido en otros territorios?

    Las marcas registradas en Estados Unidos están protegidas en toda su extensión geográfica, esto incluye territorios como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas Septentrionales, Guam y Samoa Americana.

  • ¿Estados Unidos utiliza el sistema de "Clasificación de Niza"?

    Estados Unidos utiliza el sistema de Clasificación de Niza en lo que refiere al número de clase; sin embargo, este país utiliza su propio sistema de identificación de bienes y servicios para determinar la descripción de clase. La diferencia entre la identificación de la Clasificación de Niza de bienes y servicios y la identificación de Estados Unidos de bienes y servicios es que Estados Unidos requiere que los elementos se desglosen para describir los productos o servicios en detalle. Por ejemplo, "ropa" se debe desglosar en "camisas, pantalones, faldas, etc.". Si usted solicita un Estudio de Factibilidad de Registro en Estados Unidos, dentro del estudio nuestro abogado recomendará la descripción de debiera ser incluida en la solicitud de registro de marca.

  • ¿Es posible reivindicar la prioridad en Estados Unidos?

    Sí. Si la primera solicitud se presentó en un país que es miembro del Convenio de París dentro de los 6 meses anteriores a la presentación en Estados Unidos, es posible reivindicar la prioridad.

  • ¿Es necesario presentar declaraciones periódicas de uso?

    Sí. El propietario de la marca registrada debe presentar un documento declarando que la marca es utilizada de manera continua para el comercio o intercambio. Esta declaración debe presentarse en algún momento entre el 5to y el 6to año luego de la fecha de registro. La falta de cumplimiento de esta obligación dará lugar a la cancelación del registro.

  • ¿Qué debo hacer para cumplir con el requisito de uso?

    Debe usar su marca dentro de los 5 años posteriores a la fecha de registro. Es obligatorio que la marca se utilice para fines comerciales, de intercambio o de transacciones comerciales y este uso debe tener lugar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

  • ¿Tendré algún inconveniente en caso de no usar mi marca luego de registrarla?

    Sí. La falta de uso es un motivo potencial de cancelación del registro.

  • ¿Qué son las oposiciones y las objeciones a una solicitud?

    Su nombre comercial es un activo para usted y para su empresa. Incluso después de registrar correctamente su marca, tiene que defenderse de la competencia legítima, los falsificadores y las prácticas comerciales desleales que atenten contra sus derechos de propiedad. Cada quince días, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) publica una lista de solicitudes de registro de marcas aprobadas para su revisión pública. Una marca no se defiende por sí sola. Parte de ser propietario de una marca comercial implica protegerla de forma activa. Cada dos semanas, el público y los propietarios de negocios competidores en su mercado pueden presentar una oposición a una marca aceptada. Los prestadores de servicios profesionales tienen los recursos y el tiempo para vigilar esta rotación constante de información nueva y ayudarlo a defender su marca en un mundo que nunca se detiene. Vea más información acerca de nuestro servicio de Vigilancia de Marca.

    Si el propietario de una marca cree que su marca viola sus derechos exclusivos de propiedad, se opondrá a su solicitud durante este período y presentará una oposición ante el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones. Usted debe defender su imagen y su marca demostrando que son de su propiedad. 

    Durante el proceso de evaluación previo al registro de una marca, la Oficina de Marcas comparará su marca con otras existentes y rechazará la solicitud si la marca se asemeja a otras que ya se encuentran en el mercado.

  • ¿Cómo me defiendo de una oposición a mi marca?

    Cuando un representante examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha revisado y aprobado su solicitud de marca, hace pública su solicitud. Este paso inicia un período de treinta días en el que cualquiera puede oponerse al registro de la marca. Este listado público aparece en el Boletín Oficial, que está disponible en línea.

    Como solicitante de registro de una marca, tiene treinta días para responder a un Aviso de Oposición. Al responder al reclamo de su oponente, el Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB, por sus siglas en inglés) programarán un procedimiento legal, como un pequeño juicio, para escuchar a ambas partes.

    Le recomendamos que contrate un servicio profesional de gestión de marcas o un abogado especialista en marcas para formular y fundamentar una defensa legal, presentar los documentos legales correspondientes y responder a cualquier tipo de moción de la corte. El TTAB tiene requisitos legales y plazos estrictos para responder a un Aviso de Oposición.

    La USPTO le enviará una Aviso de Incumplimiento si usted no responde al Aviso de Oposición, y el TTAB dictaminará en favor del opositor. Este dictamen será vinculante para toda solicitud futura por la marca en cuestión. A veces se puede presentar una moción para levantar un dictamen por inacción.     

  • ¿Cómo me opongo a una solicitud de registro de marca?

    Un abogado examinador de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) publicará la marca tras el período de evaluación de la solicitud. La Autoridad Fiscal publica esta información en el Boletín Oficial de la USPTO en línea. El público tiene treinta días para oponerse a la solicitud de registro de marca con la intención de impedirla. Si usted tiene un interés personal o comercial y puede demostrar que la marca propuesta lo afectará o que atenta contra sus derechos de marca o de propiedad existentes, puede detener el proceso de registro. El proceso de oposición garantiza, además, que las marcas comerciales en uso sean auténticas y distintivas, y limita las posibilidades de confusión entre marcas para el consumidor. 

    Además de reclamar por la posibilidad de confusión, puede oponerse a una solicitud de registro de marca por muchas razones, tales como:

    • La marca es genérica y, por lo tanto, no es distintiva
    • La marca es descriptiva, ya sea en términos físicos o geográficos, en lugar de ser única
    • La marca plantea problemas sociales
    • La marca es engañosa
    • El potencial de la marca debilita a otra marca

    Si desea oponerse al registro de una marca, debe presentar un Aviso de Oposición ante la USPTO como opositor. El documento debe explicar por qué la USPTO no debería registrar la marca. El solicitante de registro de la marca tiene treinta días para responder a su reclamo de oposición. El Tribunal de Marcas y la Junta de Apelaciones (TTAB, por sus siglas en inglés) fijarán la agenda para que se lleven a cabo los procedimientos legales pertinentes. Le recomendamos que contrate a un abogado especialista en marcas para presentar un Aviso de Oposición, porque las audiencias de oposición al registro de marcas son procedimientos legales.

  • Una vez que he registrado mi marca, ¿por cuántos años será válida?

    La marca será válida por 10 años desde la fecha de registro.

  • ¿Cuál será la fecha de renovación de mi marca?

    La fecha de renovación será a los 10 años desde la fecha de concesión del registro.


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